Condizioni di nullità del brevetto

Un brevetto per invenzione industriale può dichiararsi nullo nel caso in cui non possieda uno dei requisiti previsti dalla legge per la sua validità. Le ipotesi in questione vengono elencate dall’art. 76 del D.Lgs. 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale” o “c.p.i.”) e sono le seguenti:

  • l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45 c.p.i. (cioè, non rientra nella materia “brevettabile”), 46 c.p.i. (cioè, è carente di novità), 48 c.p.i. (cioè, è carente di attività inventiva), 49 c.p.i. (cioè, non è atta ad avere applicazione industriale) e 50 c.p.i. (cioè, l’attuazione dell’invenzione è illecita);
  • l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire ad una persona esperta di attuarla (ai sensi dell’art. 51 c.p.i.);
  • l’oggetto dell’invenzione si estende oltre il contenuto nella domanda, sia originariamente, sia a causa di modifiche alle rivendicazioni fatte dal richiedente durante la procedura di brevettazione;
  • il titolare del brevetto non è legittimato ad ottenerlo.

I singoli casi

Assenza dei requisiti oggettivi

Le prime ipotesi di nullità menzionate dall’art. 76 c.p.i. fanno riferimento all’assenza dei requisiti basilari di brevettabilità (e per i quali si rinvia ad un nostro precedente contributo sul tema).

In aggiunta, dunque, ai casi in cui l’oggetto di un’invenzione non è brevettabile in quanto rientra nei divieti di cui agli artt. 45 c.p.i. (ad es., le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, il software, ecc.) o 50 c.p.i. (ad es., le invenzioni la cui applicazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume), i requisiti della novità, dell’attività inventiva e dell’industrialità tengono saldo il brevetto come basi fondanti della validità del titolo.

Infatti, è sufficiente il difetto di anche uno solo di tali requisiti perché da ciò consegua la nullità del brevetto.

Descrizione incompleta

Altra ipotesi di nullità è quella relativa alla rinuncia da parte dell’inventore alla segretezza della propria invenzione, cosa che si realizza con la messa a disposizione del pubblico di una descrizione.

A tal fine, occorre che la descrizione dell’invenzione sia tale non solo da consentire che questa venga attuata da parte di una persona esperta del ramo di riferimento, ma anche che il perimetro dell’esclusiva conferita dal titolo sia delineato con chiarezza.

Una descrizione incompleta da uno o entrambi i punti di vista sopra delineati, quindi, non garantisce pienamente la funzione di pubblicità delle conoscenze innovative per le quali viene concesso un diritto di esclusiva.

Estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda

Ulteriore ipotesi di nullità è data dalla circostanza che l’oggetto di un brevetto si estenda oltre il contenuto della domanda iniziale. Il punto di partenza è costituito dalle rivendicazioni, che consistono in una dichiarazione di volontà da parte dell’inventore circa l’ambito di esclusiva dello sfruttamento della propria invenzione, sicché la materia non rivendicata, anche se descritta, non rientra nell’ambito di protezione.

Di conseguenza, se viene rivendicata una parte di invenzione che eccede la parte espressamente descritta, questa comporta un’invalida brevettazione.

Analogamente, sebbene l’inventore abbia diritto di apportare modifiche, correzioni o limitazioni alle rivendicazioni durante la procedura di rilascio, ciò potrà avvenire solo nell’ambito di protezione della domanda originaria, in modo che la descrizione iniziale dell’invenzione ricomprenda anche la versione finale. In caso contrario, una domanda di brevetto diventerebbe una sorta di “prenotazione” di protezione brevettuale.

Assenza del diritto di rivendica

L’ultima ipotesi di nullità fa riferimento alla necessità di avere identità fra il titolare del diritto e quello della domanda.

Ciò mira ad evitare depositi effettuati grazie alla violazione del segreto industriale altrui oppure depositi di un’invenzione altrui (ad es., in caso di invenzione del dipendente) oppure depositi effettuati in conflitto tra più acquirenti del diritto al brevetto.

Tale ipotesi di nullità, ovviamente, non esclude la possibilità da parte del titolare del diritto di avvalersi di terzi che, in suo nome e conto, agiscono sulla base di una procura o di un mandato.

Nullità parziale

L’art. 76, comma 2, c.p.i. stabilisce che, se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, queste avranno ad oggetto solo la parte interessata da tali cause, implicando dunque una nullità parziale.

A tale proposito, occorre precisare che possono essere oggetto di nullità parziale solo alcune delle rivendicazioni (o parte di esse), e non la descrizione del brevetto.

L’istituto della nullità parziale parte dall’assunto che un’invenzione è rappresentata da un insieme di rivendicazioni indipendenti, seguite da più rivendicazioni dipendenti, queste ultime aventi ambito di protezione via via sempre più limitato rispetto alle rivendicazioni indipendenti. Ne consegue che la dichiarazione di nullità di una rivendicazione non determina di per sé la nullità delle ulteriori rivendicazioni, anche se dipendenti.

Ciò fa sì che possa agevolmente essere dichiarata la nullità di una rivendicazione indipendente “salvando” (almeno) una rivendicazione dipendente successiva, accorpando quest’ultima alla rivendicazione indipendente ritenuta nulla, e ottenendo così un risultato che supera i motivi di nullità, pur comportando la limitazione dell’ambito di protezione rispetto a quanto inizialmente rivendicato.

A tal fine, è necessario che a seguito della nullità parziale non si determini un allargamento della protezione e che si rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto in questione.

Effetti della nullità ed eccezioni

Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 77 c.p.i, la nullità del brevetto ha effetto retroattivo e, dal punto di vista soggettivo, ha efficacia c.d. “erga omnes” (cioè, nei confronti di tutti), quando sia dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Alla luce del fatto che il brevetto nullo, finché non sia stato dichiarato tale, dà comunque vita ad una parvenza di esistenza del diritto, sono state introdotte importanti eccezioni al principio di retroattività.

Atti esecutivi di sentenze di contraffazione

Non vengono pregiudicati dalla nullità gli atti esecutivi di sentenze di contraffazione passate in giudicato che siano stati già compiuti. Ne consegue che il passaggio in giudicato della sentenza di nullità travolge solo le sentenze di contraffazione non definitive, ovvero, comunque, ogni provvedimento che non sia stato ancora eseguito (ad es., la condanna specifica al risarcimento del danno, l’ordine di distruzione, l’ordine di pubblicazione della sentenza, ecc.).

Contratti aventi ad oggetto il brevetto nullo

Inoltre, in assenza di diverso accordo tra le parti, la sentenza di nullità non interferisce con la parte già eseguita dei contratti aventi ad oggetto l’invenzione. Tale eccezione muove dal presupposto per cui, prima della declaratoria di nullità, è possibile che il contraente abbia comunque tratto vantaggio dal contratto.

Ad esempio, in caso di contratto di licenza, il licenziatario si sarà plausibilmente avvantaggiato dell’esclusiva (almeno di fatto) conferita dalla licenza o, quantomeno, dall’assenza di iniziative repressive della contraffazione nei propri confronti da parte del titolare del brevetto. In tal caso, il licenziatario sarà libero dal pagamento delle royalties previste per il futuro, ma non potrà richiedere la ripetizione di quelle già versate. Analogamente, la sentenza di nullità del brevetto non influisce sui contratti di cessione nel caso in cui il cessionario abbia già versato il prezzo al cedente.

Fermo quanto precede, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare al contraente un equo rimborso degli importi già versati in esecuzione del contratto.

Pagamenti in favore di dipendenti

Ultima eccezione riguarda gli eventuali pagamenti a titolo di equo premio, canone o prezzo devoluti ai lavoratori dipendenti, inclusi quelli di enti pubblici di ricerca e università.

In tal caso, a differenza dell’eccezione precedente, l’intento “protettivo” del legislatore nei confronti del lavoratore-inventore esclude la possibilità dell’equo rimborso prevista per i contratti aventi ad oggetto il brevetto nullo.