Immettere un nuovo prodotto sul mercato in un territorio specifico può esporre un’azienda al rischio di contraffazione di brevetti altrui, anche in modo involontario. In un’economia dove l’innovazione tecnologica è sempre più complessa e interconnessa, la questione da porsi non è solo se è possibile brevettare un’idea, ma, soprattutto, se è possibile immetterla sul mercato. In questi casi entra in gioco la Libertà di Attuazione (o Freedom to Operate – FTO), un’indagine brevettuale preventiva fondamentale per verificare che un prodotto o un processo possa essere sfruttato economicamente senza violare diritti di terzi.
Un errore comune, tra startup e PMI, è pensare che possedere un brevetto garantisca automaticamente il diritto di produrre l’invenzione. In realtà, il brevetto conferisce il diritto di escludere altri, ma non garantisce che il proprio prodotto non integri componenti o processi già protetti da brevetti preesistenti più ampi. L’azienda rischia quindi di sviluppare un dispositivo basato su una tecnologia coperta da un brevetto altrui, e, quindi, di essere accusata di contraffazione.
Il nuovo scenario europeo: Brevetto Unitario e TUB
Dal 1° giugno 2023, il panorama è cambiato drasticamente con l’entrata in vigore del Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). Questo sistema consente una protezione unica e centralizzata in molti Paesi europei con un solo atto. Per le imprese italiane, ciò significa che il rischio di contenzioso aumenta: brevetti che prima non venivano estesi in Italia ora potrebbero coprire automaticamente il territorio nazionale, rendendo le analisi FTO ancora più centrali e urgenti. Poiché il TUB prevede tempi procedurali molto rapidi, decidendo spesso in pochi mesi, è essenziale aver già svolto l’analisi FTO prima di entrare nel mercato.
Il “Patent Thicket” nel settore IT
Il problema della libertà di attuazione raggiunge livelli critici nel settore delle tecnologie dell’informazione (IT). In questo mercato, un singolo prodotto come uno smartphone può incorporare tecnologie rivendicate da oltre 250.000 brevetti diversi. Si crea così un “patent thicket”, ovvero un groviglio di diritti brevettuali sovrapposti che può scoraggiare l’innovazione. In questo scenario, l’FTO diventa una bussola necessaria per evitare fenomeni di patent hold-up, dove il titolare di un brevetto su un piccolo componente sfrutta la minaccia di un’inibitoria per estorcere royalty eccessive a chi ha già effettuato ingenti investimenti fissi.
Come si conduce un’analisi FTO efficace?
L’indagine FTO non deve essere confusa con la ricerca di anteriorità per la brevettabilità: mentre quest’ultima valuta se un’invenzione è nuova, l’FTO si concentra esclusivamente sui claim (rivendicazioni) dei brevetti attivi e concessi, o sulle domande in fase di esame, nei territori di interesse commerciale. Il processo si articola generalmente in diverse fasi:
- Identificazione del territorio: i brevetti hanno natura territoriale.
- Analisi delle rivendicazioni: ogni brevetto pertinente viene sezionato riga per riga per capire se la tecnologia aziendale rientra nel perimetro protetto.
- Monitoraggio: poiché le domande di brevetto non vengono pubblicate immediatamente, è necessario un monitoraggio costante della letteratura brevettuale.
Le strategie d’uscita: Design-around e Licensing
Se l’analisi FTO rileva un rischio di contraffazione, l’azienda può pianificare strategie difensive. Le opzioni includono il design-around (modificare tecnicamente il prodotto per uscire dal campo di protezione altrui), l’acquisizione di una licenza o, in casi estremi, l’avvio di azioni per invalidare il brevetto ostacolante dimostrandone la mancanza di altezza inventiva. Inoltre, in paesi come gli Stati Uniti, aver condotto una ricerca FTO è una prova di buona fede fondamentale per mitigare le sanzioni in caso di lite.
In sintesi, l’analisi FTO è come una mappa delle mine in un campo di battaglia tecnologico. Senza di essa, le aziende rischiano non solo il blocco dell’attività produttiva e costosi risarcimenti, ma anche gravi danni reputazionali e il ritiro forzato dei prodotti dal mercato. In un mondo dove la proprietà intellettuale è un asset strategico, la libertà di operare non è più un’opzione, ma un requisito essenziale per innovare con sicurezza.