Il sig. Louboutin e la sua società Christian Louboutin SAS realizzano scarpe da donna con tacco alto le quali hanno la peculiarità di avere la suola esterna sistematicamente rivestita di colore rosso.
Il 28 dicembre 2009 il sig. Louboutin ha presentato presso l’Ufficio Marchi del Benelux una domanda di registrazione di marchio in Benelux che è stata registrata il 6 gennaio 2010 con il numero 0874489 nella classe 25 (Calzature (escluse quelle ortopediche).
Nella domanda di registrazione, il marchio è stato così descritto: «Il marchio consiste nel colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato alla suola di una scarpa come rappresentata (il contorno della scarpa non fa parte del marchio ma ha lo scopo di evidenziare la posizione del marchio)».
Riportiamo qui di seguito il marchio:
La società Van Haren, che gestisce nei Paesi Bassi negozi di vendita al dettaglio di scarpe, nel 2012 ha venduto scarpe con tacco alto la cui suola era rivestita di colore rosso.
Nel 2013 Christian Louboutin e la Christian Louboutin SAS hanno adito il Tribunale dell’Aia per un’azione per contraffazione di marchio contro la Van Haren. Il 17 luglio 2013 detto giudice ha pronunciato una sentenza contumaciale, con la quale ha parzialmente accolto le richieste di Christian Louboutin.
La Van Haren si è opposta a tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il tribunale dell’Aia, facendo valere che il marchio era nullo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della Direttiva 2008/95 in quanto costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
Il tribunale dell’Aia ritiene, anzitutto, che il colore rosso sia inscindibilmente connesso alla suola della scarpa, sicché questo marchio non potrebbe essere qualificato come un semplice marchio figurativo bidimensionale, che la descrizione di detto marchio precisa che «il contorno della scarpa non fa parte del marchio» e in quanto tale precisazione confermerebbe, che il contorno della scarpa, illustrato nella rappresentazione grafica del marchio, avrebbe lo scopo di mettere in evidenza la posizione del marchio e non di ridurlo a un marchio bidimensionale.
Nel caso di specie, il marchio non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto, in quanto la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione.
Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 vada interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, è costituito esclusivamente dalla «forma che dà un valore sostanziale al prodotto», ai sensi di detta disposizione.
Il tribunale dell’Aia ha deciso d’interpellare la Corte di Giustizia a tal riguardo.
La Corte asserisce che non si può ritenere che il marchio in questione sia costituito «esclusivamente» dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto ove l’oggetto principale di questo segno sia un colore precisato mediante un codice d’identificazione riconosciuto a livello internazionale e dichiara che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla «forma che dà valore sostanziale al prodotto », ai sensi di tale disposizione.