Il principio di “esaurimento”

L’esaurimento del marchio è un principio generale in base al quale il titolare di un marchio non può più fare valere la propria esclusiva sul segno in questione opponendosi alla circolazione del bene sul quale esso è apposto, una volta che tale bene sia stato immesso in commercio – nel territorio italiano o nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo (SEE), a seconda dei casi – ad opera del titolare medesimo ovvero con il suo consenso.

Il principio di esaurimento è normato a livello comunitario nell’art. 15, comma 1, della Direttiva (UE) 2015/2436 e nell’art. 13, comma 1 del Regolamento UE 2017/1001 sul Marchio dell’Unione Europea, mentre nel nostro Paese è regolamentato dall’art. 5 del D.Lgs. 30/2005 (c.p.i.), che peraltro stabilisce che il principio è applicabile a tutti i diritti di proprietà industriale.

In particolare, il disposto dell’art. 5 c.p.i. stabilisce che il presupposto fondante dell’esaurimento del marchio è l’esistenza di un negozio – anche a titolo gratuito, con effetti reali od obbligatori, esplicito o implicito – con il quale il titolare del marchio acconsenta, direttamente o indirettamente, all’immissione sul mercato del prodotto contraddistinto dal marchio.

Ad esempio, l’esaurimento del marchio si concretizza sia con la vendita diretta da parte del titolare oppure con il conferimento ad un terzo (ad es., un licenziatario o un distributore) del diritto di immettere sul mercato il bene sul quale il marchio è apposto.

Casi di inapplicabilità del principio

Esclusione del diritto

L’esaurimento del marchio è escluso in tutti i casi di negozi aventi ad oggetto attività estranee al diritto di esclusiva come avviene, ad esempio, per la cessione gratuita del bene per uso domestico o personale.

Un ulteriore caso in cui l’esaurimento è escluso si verifica quando la finalità del negozio non è la futura rivendita sul mercato. Ne sono un esempio i contratti di deposito, i casi di consegna a vettore o spedizioniere o a distributori che non acquistano il prodotto per rivenderlo, bensì agiscono per conto del titolare in qualità di mandatari o agenti, o i casi di consegna di campioni omaggio.

Anche la mera offerta in vendita, nel caso in cui non si verifichi l’effettiva vendita, esclude l’esaurimento.

Motivi legittimi di opposizione

La regola dell’esaurimento non si applica nel caso in cui il titolare del marchio abbia un motivo legittimo per opporsi alla rivendita del prodotto da parte di un terzo, in particolare in caso di manipolazione del prodotto che provochi modifiche tali da alterare le caratteristiche originarie del prodotto medesimo.

Le ipotesi principali – che ricadono nell’art. 5, comma 2, c.p.i. – sono: (i) le variazioni o le alterazioni del prodotto (ad es., manomissioni o alterazioni di fatto verificatesi successivamente all’immissione in commercio del prodotto in questione); (ii) rimozione del marchio o di altre indicazioni riportate sulla confezione del prodotto; (iii) riconfezionamento o rietichettatura del prodotto.

Qualche cenno merita quest’ultima ipotesi (i.e., il riconfezionamento o la rietichettaura). Sebbene, in linea di principio, il titolare del marchio può opporsi all’ulteriore commercializzazione di un prodotto che presenti modifiche della confezione (ad es., tramite etichette aggiuntive), la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che l’opposizione da parte del titolare del marchio è infondata nel caso in cui la rietichettatura sia necessaria per rendere conforme il prodotto alla normativa vigente nel paese d’importazione del bene.

In questo caso, all’importatore è consentita la rietichettatura purché siano rispettate le seguenti condizioni: (i) la nuova etichetta non altera lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione; (ii) sulla confezione sono chiaramente indicati l’autore della rietichettatura del prodotto e il nome del fabbricante; (iii) la presentazione del prodotto rietichettato non è tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; (iv) prima di mettere in vendita il prodotto rietichettato, l’importatore ha infomato il titolare del marchio e gli ha fornito, su sua richiesta, un campione del prodotto.

Applicazione del principio di esaurimento nelle importazioni parallele

Il principio di esaurimento viene solitamente applicato nei casi in cui il titolare del marchio si oppone ad importazioni parallele da parte di soggetti terzi e, cioè, importazioni effettuate da soggetti indipendenti rispetto al titolare del marchio (o senza il suo consenso), effettuate al fine di rivendere il prodotto guadagnando sulle differenze tra i prezzi praticati dal titolare del marchio sui diversi mercati di destinazione.

Alla luce del principio vigente in Unione Europea di libera circolazione dei beni e di divieto di restrizione della concorrenza, le importazioni parallele all’interno del mercato europeo sono consentite senza il consenso del titolare. Tuttavia, la giurisprudenza comunitaria ha specificato che l’esaurimento non si produce quando il marchio sia di titolarità di imprese fra loro del tutto indipendenti in Stati membri diversi.

Un’ulteriore particolarità delle importazioni parallele avviene sul piano processuale, nel quale l’onere della prova circa l’avvenuto esaurimento del diritto di marchio viene posto dalla giurisprudenza a carico del soggetto convenuto e, cioè, all’importatore parallelo, il quale è solitamente chiamato ricostruire tutti i passaggi precedenti alla commercializzazione, e a dimostrare che il titolare del marchio ha prestato consenso alla prima immissione nel mercato europeo (ad es., attraverso una vendita diretta ad un commerciante, il quale ha ceduto il bene all’importatore). Si tratta di una sostanziale inversione dell’onere probatorio che invece è a carico dell’attore nei casi di contraffazione di privative industriali.

Tale regola, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui l’importatore parallelo dimostri la presenza di un rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali, in particolare quando il titolare del marchio commercializzi i propri prodotti all’interno del mercato europeo mediante un sistema di c.d. “distribuzione esclusiva”. In tal caso, è il titolare del marchio a dover dimostrare che i propri prodotti sono stati inizialmente messi in commercio al di fuori del mercato europeo e, successivamente, qualora sia fornita tale prova, sarà compito dell’importatore dimostrare il consenso del titolare alla successiva commercializzazione dei prodotti all’interno del mercato europeo.