La definizione degli standard e i brevetti per la loro implementazione
Uno “standard” è un documento che definisce i requisiti tecnici che organismi di normazione e standardizzazione (denominati “Standard-Setting Organizations” o “SSO”) hanno stabilito in relazione ad uno specifico articolo, materiale, componente, sistema, metodologia o procedura.
Talvolta, gli standard riguardano tecnologie protette da brevetto. In questo caso, se tale brevetto protegge una tecnologia essenziale per l’implementazione di uno standard tecnico, viene denominato “Standard Essential Patent” (o SEP). Ne sono un esempio gli standard nel campo delle telecomunicazioni, quali quello del sistema di telefonia cellulare “2G” (GSM/GPRS) o il sistema “DECT” di telefonia senza fili, sviluppati nell’ambito dell’Istituto Europeo per le norme di Telecomunicazioni (ETSI), un SSO responsabile della definizione e dell’emissione di standard nel campo delle telecomunicazioni in Europa.
È evidente come i SEP abbiano un enorme potere commerciale, visto che qualsiasi soggetto che utilizzi lo standard attraverso un SEP deve necessariamente prendere in licenza quest’ultimo. In caso contrario, il titolare del SEP potrebbe agire direttamente contro l’utilizzatore, il quale non potrebbe fare a meno di violare il SEP stesso.
Per ovviare ad un tale inconveniente, il titolare di un SEP può dichiarare alla SSO competente che il proprio brevetto è essenziale all’implementazione dello standard e che è disponibile a concederlo in licenza, in modo che la relativa tecnologia sia disponibile a qualsiasi interessato, dietro pagamento di un canone.
Le caratteristiche delle licenze FRAND
Una volta che è stato definito uno standard e che le aziende del settore hanno investito per commercializzare i prodotti conformi a tale standard, il mercato è vincolato a quest’ultimo ed ai relativi SEP. Tale situazione conferisce un enorme potere commerciale ai titolari dei SEP, che potrebbero assumere comportamenti scorretti o anticoncorrenziali, imponendo condizioni di licenza inique o addirittura rifiutandosi di contrarre (contravvenendo anche, nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, alle norme che vietano l’abuso di posizione dominante).
Per tale ragione, le SSO esortano le imprese titolari di SEP a concederli in licenza in regime c.d. “FRAND” – acronimo di “Fair, Reasonable And Non-Discriminatory”, cioè “equo, ragionevole e non-discriminatorio” – garantendo in tal modo, da un lato, che la tecnologia integrata in uno standard sia accessibile a chi fabbrica prodotti conformi a tale standard e, dall’altro, che i titolari dei SEP vengano giustamente remunerati.
Tuttavia, le SSO non definiscono in dettaglio la portata dei termini “equo”, “ragionevole” e “non discriminatorio”, che vengono invece valutati caso per caso durante una trattativa riservata tra le parti interessate (e, cioè, il titolare del SEP e il soggetto che implementa lo standard violando necessariamente un SEP).
La negoziazione delle licenze FRAND
La storica decisione del 2015 della Corte di Giustizia Europea (CGUE) nella controversia C-170/2013 insorta fra Huawei e ZTE ha fornito un utile orientamento per definire le fasi della negoziazione di una licenza di SEP in regime FRAND. In particolare, la CGUE, mediando fra gli interessi confliggenti in gioco, ha definito una procedura che prevede:
- l’invio, da parte del titolare del SEP, di una comunicazione scritta all’utilizzatore, per informarlo sui dettagli della privativa e della relativa violazione, nonché per assegnargli un termine entro il quale poter formulare rilievi, e scaduto il quale il titolare del SEP può procedere con una richiesta di provvedimento ingiuntivo;
- la valutazione, da parte dell’utilizzatore, della comunicazione ricevuta – con particolare riferimento ai requisiti di validità del SEP, alla sua essenzialità (considerando che la dichiarazione di essenzialità di un brevetto per l’implementazione di uno standard è frutto di una mera autovalutazione del titolare SEP), alla sua presenza nel database della SSO pertinente e per quale standard – e l’eventuale manifestazione della disponibilità a stipulare un accordo di concessione di licenza in regime FRAND;
- l’invio all’utilizzatore, da parte del titolare del SEP – previa sottoscrizione di un accordo di non divulgazione – di un’offerta scritta per la concessione di licenza del SEP stesso in regime FRAND, la quale deve indicare l’ammontare delle royalty richieste e le modalità mediante le quali sono state calcolate;
- la risposta dell’utilizzatore, in conformità con la prassi commerciale consolidata del settore e in buona fede (evitando, ad esempio, espedienti dilatori), che potrà eventualmente proporre una controfferta al titolare del SEP, sempre nel rispetto dei princìpi FRAND.
Qualora non si raggiunga un accordo sui dettagli delle condizioni FRAND in seguito alla controfferta dell’utilizzatore, le parti possono chiedere di comune accordo che l’ammontare della royalty sia determinato da una parte terza indipendente.
Parallelamente alla procedura di negoziazione sopra delineata, l’utilizzatore ha diritto – senza che ciò possa essere considerato comportamento in mala fede – di contestare la validità del SEP, la sua essenzialità o anche il suo utilizzo effettivo, potendo anche riservarsi di farlo in futuro. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui l’utilizzatore facesse uso del SEP prima che sia stato concluso un accordo di licenza, tale soggetto deve fornire al titolare del SEP opportune rassicurazioni in ordine al proprio uso passato e futuro della tecnologia in questione (ad esempio, fornendo una garanzia bancaria per il pagamento delle royalty).
Solo a seguito di tutto quanto sopra, il titolare del SEP è legittimato a intentare un provvedimento inibitorio nei confronti di un utilizzatore che non intenda stipulare una licenza, senza che l’instaurazione di tale procedimento leda le norme europee sulla concorrenza per abuso di posizione dominante.
I recenti sviluppi
Nel febbraio 2022, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica che mira a creare un quadro normativo bilanciato per la concessione delle licenze relative ai SEP, al fine di affrontare i numerosi problemi con i quali si confrontano sia i titolari che gli utilizzatori.
La consultazione ha l’obiettivo di promuovere un ecosistema di concessione di licenze per i SEP che sia efficiente, sostenibile, e in grado di tenere conto di tutti gli interessi in gioco, basandosi su tre princìpi cardine: migliorare la trasparenza dei SEP, sviluppare linee guida e/o processi, e migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema.
L’iniziativa della Commissione, all’esito della quale è prevista l’adozione di una policy entro metà 2023, segue quelle già intraprese da altri Stati.
Nel dicembre 2021, ad esempio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale britannico hanno chiesto ai propri stakeholders di presentare le proprie opinioni in merito, tra l’altro, al rapporto fra SEP, innovazione e la concorrenza e all’efficienza dei metodi per evitare controversie nelle trattative relative ai canoni FRAND.