Una definizione per il “marchio di fatto”

Il marchio di fatto è un segno distintivo utilizzato da un soggetto per contrassegnare i propri prodotti o servizi, anche se non ne risulta formalmente titolare a seguito di un normale processo di registrazione. In altri termini, si tratta di una privativa industriale non titolata.

La legge tutela, sebbene con i limiti che vedremo nel prosieguo, quelle imprese che decidono di non ricorrere alla registrazione del segno che utilizzano per distinguere i propri prodotti o servizi. In particolare, ad occuparsi della disciplina è il combinato disposto del Codice di Proprietà Industriale (di seguito “c.p.i.”) – agli articoli 2, comma 4, e 12, comma 1, lett. a) e b) – e del Codice Civile – all’art. 2571 –, che introducono la distinzione fondamentale tra marchio di fatto con notorietà “generale” e marchio di fatto con notorietà “locale”. A livello europeo, l’art. 8, comma 4, del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea contiene una disposizione analoga a quanto precede.

Marchio di fatto con notorietà generale

Il marchio di fatto con notorietà generale è il segno che gode di una notorietà generale sul mercato. L’art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i. stabilisce che l’esistenza di un marchio di fatto con notorietà generale è idoneo a privare di novità un marchio identico o simile che venga registrato successivamente per prodotti identici o affini, costituendo quindi una causa di nullità di quest’ultimo.

In questo senso, poiché la sua esistenza costituisce un impedimento alla registrazione di un marchio successivo, il marchio di fatto con notorietà generale è del tutto equiparato ad un marchio registrato.  Si può quindi sostenere che l’uso è il presupposto costitutivo del diritto sul segno, laddove la notorietà generale è il presupposto costitutivo della tutela nei confronti dei marchi successivi identici o simili.

Infatti, il titolare di un marchio di fatto ha facoltà di avviare un’azione di contraffazione, fornendo prova dell’esistenza di un utilizzo del segno che ne comporti una notorietà generale. A tale proposito, la giurisprudenza, nel definire i criteri a fronte dei quali viene provata la notorietà generale, ha chiarito che integrano tale prova le fattispecie quali la comparsa del prodotto su pubblicazioni specializzate o cataloghi a tiratura nazionale, le fatture emesse per forniture relative a ingenti quantitativi di merce nei confronti di clienti di regioni italiane particolarmente rilevanti nell’industria, nonché la diffusione delle vendite del prodotto contraddistinto dal marchio di fatto in un ambito significativo del territorio nazionale, con carattere intensivo e per un apprezzabile periodo di tempo.

Marchio di fatto con notorietà locale

Il medesimo art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i. disciplina l’ipotesi in cui il marchio di fatto viene utilizzato solo localmente ovvero, comunque, con modalità tali da non comportare una notorietà generale. In tale ipotesi, il segno successivo non viene invalidato, ma il marchio di fatto conserva il diritto di c.d. “preuso” esclusivamente nell’ambito della diffusione locale. D’altro canto, il titolare del marchio di fatto preusato localmente non può impedire l’utilizzo di un marchio identico o simile registrato successivamente, sicché entrambi i segni possono quindi coesistere nell’ambito di un medesimo mercato locale.

Quanto al concetto di notorietà locale, si ritiene tale una conoscenza effettiva di una parte non trascurabile del pubblico residente in una zona limitata, come una città o un’area regionale. Resta da comprendere, vista la massima diffusione del commercio elettronico, se e in che misura il titolare del marchio di fatto con preuso locale abbia il diritto, in presenza di una registrazione successiva, di operare attraverso un sito web.

Estinzione e decadenza del marchio di fatto

Il diritto sul marchio di fatto, sia con notorietà generale che puramente locale, è soggetto alle stesse cause di estinzione del marchio registrato, ovvero per volgarizzazione, per illiceità o decettività sopravvenuta, o per mancato uso.

Un problema particolare si pone in relazione alla decadenza per mancato uso del marchio di fatto. Sulla questione, la giurisprudenza italiana pare divisa. Un primo orientamento è quello di chi sostiene che al marchio di fatto si debba applicare il termine decadenziale di cinque anni previsto per il marchio registrato, trattandosi di disposizione che regola una fattispecie identica anche sotto il profilo degli interessi in gioco. Un orientamento diverso è stato espresso dal Tribunale di Milano, che afferma che l’effetto estintivo consegua alla perdita di notorietà conseguente alla cessazione dell’uso.