Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato su un contenzioso instaurato dal titolare di marchio registrato nei confronti un proprio concorrente, il quale utilizzava tale marchio come “keyword” all’interno di un motore di ricerca, senza il consenso del titolare.

La pronuncia in questione, dunque, affronta il tema del c.d. “keyword advertising” e, cioè, dell’utilizzo pubblicitario in rete di parole chiave, attuato mediante il servizio di posizionamento a pagamento “AdWords” di Google, che consente di collocare il link al proprio sito tra quelli sponsorizzati, influenzando in maniera rilevante i risultati delle ricerche e, quindi, le scelte commerciali degli utenti.

In particolare, i giudici milanesi, nell’accogliere la domanda proposta ai sensi degli artt. 131 e 126 del Codice della Proprietà Intellettuale (C.P.I.) e 700 Cod. Proc. Civ., ha accertato che l’utilizzo del segno in questione come “keyword” faceva supporre ai consumatori l’esistenza di un legame commerciale tra il titolare del marchio e l’azienda inserzionista. E l’instaurazione di tale legame, concedendo all’utilizzatore un indebito vantaggio grazie alla notorietà del marchio altrui, ha violato i principi di lealtà e correttezza commerciale (vantaggio, tra l’altro, conseguito anche mediante la riproduzione di materiale pubblicitario di proprietà della ricorrente).

È evidente come il “keyword advertising”, nonché il suo utilizzo nell’ambito del digital marketing in chiave c.d. “SEO” (cioè l’ottimizzazione di un sito web volte a migliorarne il posizionamento nei risultati organici dei motori di ricerca), si ripercuota sul diritto dei marchi, sollevando una serie di questioni in merito alla possibilità o meno di utilizzare il marchio di un concorrente come “keyword”.

Allargando lo sguardo all’Europa, occorre segnalare che la Corte di Giustizia europea, nel corso dell’ultimo decennio, si è espressa più volte sull’argomento, non considerando di per sé illecito l’utilizzo di un marchio quale parola chiave per la pubblicizzazione dei propri prodotti nei motori di ricerca, ma censurandolo solo qualora tale utilizzo ne avesse compromesso una delle funzioni tipiche e, cioè, l’indicazione della provenienza di un prodotto o di un servizio e l’espressione di una reputazione finalizzata all’acquisizione di nuova clientela e al mantenimento di quella esistente.

Con riferimento alla prima funzione, la giurisprudenza europea ha spesso censurato la creazione di un collegamento con il marchio altrui tale da mettere anche un utente avveduto nelle condizioni di confondersi sulla provenienza dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal segno in questione; e ciò sia in termini geografici sia in termini di attribuzione di un prodotto (o servizio) ad un determinato produttore (o fornitore).

Quanto alla funzione reputazionale, la Corte ha stabilito che essa è da considerarsi violata qualora l’utilizzo di una “keyword” identica al marchio di un un terzo, per prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è stato registrato, è tale da intralciare in modo sostanziale il titolare nello sforzo di associare al proprio segno una reputazione idonea a fidelizzare clientela ovvero ad acquisire nuovi clienti.

Tornando alla decisione in esame, la funzione del marchio ritenuta compromessa dal Tribunale di Milano è stata quella di garanzia della provenienza del prodotto agli occhi del pubblico di riferimento; infatti, l’utilizzo della “keyword” suggeriva l’esistenza di una qualche relazione commerciale con il titolare del marchio identico.

La resistente, pertanto, ha violato i diritti di cui all’art. 20 C.P.I., in virtù del quale il titolare del marchio d’impresa registrato ha la facoltà di fare un uso esclusivo del marchio, e di vietare tale uso a terzi.