I diritti patrimoniali sull’invenzione non sono sempre appannaggio esclusivo del titolare: esistono casi in cui il trasferimento dei diritti sull’invenzione viene stabilito per legge a prescindere dalla sua volontà.

Licenza obbligatoria per mancata attuazione

L’art. 69 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale o “c.p.i.”) prevede che il titolare di un brevetto debba attuare l’invenzione oggetto del medesimo brevetto. Ciò per evitare che si abusi del monopolio conferito dal brevetto senza mettere a disposizione della collettività il risultato della ricerca sottostante.

L’attuazione del brevetto può avvenire ad opera dello stesso titolare del brevetto, oppure attraverso uno o più licenziatari. La contraffazione, ovviamente, non costituisce attuazione.

In particolare, il titolare ha tre anni dalla data di rilascio del brevetto oppure quattro anni dalla data di deposito della domanda (se questo termine scade successivamente al triennio dal rilascio) per attuare l’invenzione. Tale onere di attuazione permane durante tutta la vita del brevetto, anche nel caso in cui detta attuazione sia stata sospesa o interrotta per tre anni.

L’introduzione o la vendita di oggetti prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo ovvero dell’Organizzazione Mondiale del Commercio è parificata all’attuazione avvenuta in Italia, mentre la mancata attuazione dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto (o del suo avente causa) non rileva ai fini della legge. In particolare, la mancanza di mezzi finanziari o la mancata richiesta nel mercato del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato non sono ritenute cause indipendenti dalla volontà del titolare.

Il mancato rispetto dell’onere di attuazione consente ai terzi interessati di sfruttare l’invenzione non attuata, previo ottenimento di una licenza volontaria ovvero obbligatoria (nel caso in cui il titolare rifiutasse di concederla volontariamente) per lo sfruttamento dell’invenzione, a titolo oneroso e non esclusivo.

Nel caso poi in cui, entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria, l’invenzione sia rimasta comunque inattuata dal titolare o dal suo avente causa, il brevetto decade.

Licenza obbligatoria per invenzione dipendente

Un’ulteriore ipotesi di licenza obbligatoria, regolata dall’art. 71 c.p.i., ricorre quando il titolare di un brevetto rifiuta di concedere una licenza volontaria a condizioni eque al titolare di un successivo brevetto dipendente che soddisfi due condizioni: (i) la dipendenza della seconda invenzione dalla prima; (ii) la seconda invenzione costituisce un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto alla prima.

Nella prassi, tuttavia, non si rinvengono casi in cui la norma sia stata effettivamente applicata.

Altre licenze obbligatorie: il caso dell’emergenza nazionale sanitaria

La Camera dei Deputati ha recentemente approvato la modifica al c.p.i., come formulata dalla legge di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni” (Decreto Legge n. 77/2021), introducendo l’articolo 70-bis c.p.i. sul tema della licenza obbligatoria in caso di emergenza sanitaria nazionale.

La norma stabilisce che, in presenza di una dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell’approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie dei brevetti rilevanti ai fini produttivi.

Tali licenze, non esclusive, non alienabili e dirette prevalentemente all’approvvigionamento del mercato interno, hanno validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

Inoltre, le licenze in questione vengono concesse con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previo parere dell’Agenzia Italiana del Farmaco in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all’emergenza in corso, e sentito comunque il titolare dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto viene anche stabilita l’adeguata remunerazione a favore del titolare, determinata tenendo conto del valore economico dell’autorizzazione.