Definizione e caratteristiche principali
La licenza di un segno distintivo è un contratto con il quale il titolare del segno, definito licenziante, concede un altro soggetto, il licenziatario, il diritto di utilizzazione del segno stesso, dietro corrispettivo e senza che ciò comporti la perdita della titolarità del segno in questione da parte del licenziante.
Il corrispettivo dovuto al licenziante ai sensi del contratto di licenza può essere predeterminato (ad es., pagamento di una somma una tantum) oppure determinabile e calcolato in base ad una percentuale (c.d. “royalty”) sui ricavi dei prodotti contraddistinti dal segno in licenza, oppure un misto delle due soluzioni.
Quanto alla durata, il contratto può avere una durata indeterminata e, quindi, revocabile in qualsiasi momento dalle parti nel rispetto di un preavviso, oppure le parti possono stabilire a monte un termine di durata, con eventuale rinnovo tacito (salvo eventuale disdetta).
La circostanza che la licenza non comporta perdita della titolarità del segno in capo al licenziante implica che quest’ultimo può far valere il diritto all’uso esclusivo del proprio segno distintivo contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza. Si pensi, ad esempio, al licenziatario che utilizzi il segno oltre il termine di durata convenuto ovvero che se ne serva per prodotti o servizi diversi (per tipologia e/o qualità) a quelli per i quali la licenza è concessa oppure in un territorio diverso da quello convenuto. In tali casi – previsti dall’art. 23, comma 3, del D.Lgs. 30/2005 (il c.d. “Codice della Proprietà Industriale” o “c.p.i.”) – il licenziante può risolvere il contratto per inadempimento oppure, se il contratto è già risolto, può invocare la contraffazione del segno in questione.
I contratti di licenza sono solitamente basati sul c.d. “intuitu personae”, cioè sulle qualità personali dei soggetti contraenti, sicché la sublicenza è consentita solo dietro esplicito consenso da parte del licenziante.
È possibile suddividere le tipologie di contratto di licenza in base all’esclusività o meno del diritto conferito al licenziatario.
Licenza esclusiva
Si ha una licenza esclusiva quando il licenziante preclude l’utilizzo del marchio a sé e ai terzi che non siano il licenziatario.
La licenza esclusiva può essere totale, nel caso in cui si ceda in godimento il segno per la totalità dei prodotti o servizi e nell’intero territorio dello stato ove il medesimo segno è registrato, e il licenziatario rimane il solo ad essere autorizzato ad utilizzarlo. È parziale la licenza che concede l’utilizzo del segno distintivo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il segno stesso è registrato, o per un determinato ambito territoriale.
Tra le licenze in esclusiva parziali, merita una menzione particolare il contratto di merchandising, con il quale il licenziante – spesso molto conosciuto in un dato settore – concede l’uso del segno a licenziatari che operano in settori merceologici ben definiti e differenti rispetto a quelli in cui lo stesso licenziante già opera, con l’obbligo di prestare particolare attenzione affinché l’uso del segno non tragga in inganno il pubblico in merito alla sua titolarità.
Licenza non esclusiva
Alle condizioni stabilite dall’art. 23, comma 2, c.p.i., un segno può essere oggetto di licenza non esclusiva, per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, oltre che per la totalità o per parte del territorio oggetto di registrazione.
In caso di licenza non esclusiva parziale, l’uso del medesimo segno per gli stessi prodotti o servizi è consentito a più soggetti, a condizione che il licenziatario si obblighi a controllare che venga garantito lo stesso livello qualitativo per i prodotti e servizi contraddistinti dal segno licenziato, anche se provengono da soggetti diversi, ciò al fine di evitare inganni ai danni dei consumatori. Inoltre, per assicurare che tali beni abbiano identici standard tecnici e qualitativi, il licenziante mette a disposizione del licenziatario un adeguato know-how, riservandosi comunque il diritto di esercitare un potere di controllo sulla qualità dei prodotti in questione.