La rinuncia al brevetto ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 30/2005

Il contesto dinamico della proprietà intellettuale offre ai titolari di brevetti diverse opzioni per gestire i propri diritti in risposta alle mutevoli esigenze di mercato e alle complessità legali. Tra queste opzioni vi è anche la possibilità di rinunciare al brevetto, facoltà che costituisce un elemento essenziale per la flessibilità e la gestione strategica dei diritti di proprietà intellettuale, e che offre al titolare un mezzo legale per modificare lo status del proprio brevetto, se e quando necessario.

L’articolo 78 del D.Lgs. 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale” o “c.p.i.”) delinea chiaramente le modalità attraverso le quali un titolare di un brevetto può esercitare la facoltà di rinuncia, introducendo un processo formale e definito.

La norma stabilisce che la rinuncia debba avvenire attraverso la presentazione di un atto specifico all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). Tale atto di rinuncia sarà poi registrato sul Registro dei brevetti, assicurando che il cambiamento dello status del brevetto sia ufficialmente riconosciuto, in modo da garantire l’opponibilità a terzi della rinuncia.

Il consenso dei terzi

Un aspetto cruciale da considerare, come sottolineato dallo stesso articolo 78 c.p.i., è che la rinuncia può risultare senza effetto se sono presenti trascrizioni di atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto, o se vi sono domande giudiziali che richiedono l’attribuzione o l’accertamento di tali diritti. In tali casi, la rinuncia deve essere accompagnata dal consenso scritto dei terzi interessati. Tale requisito ha la funzione di garantire che la rinuncia non comprometta i diritti acquisiti da terzi attraverso atti giuridici precedentemente registrati.

Tuttavia, il requisito del consenso – sebbene tuteli i diritti dei terzi interessati – solleva questioni di praticità sulla sua attuazione in contesti particolarmente complessi.

Un’ulteriore problematica emerge con riferimento alla distinzione tra diritti patrimoniali e morali, laddove l’articolo 78 c.p.i. specifica chiaramente che il consenso scritto è necessario per coloro che vantano (anche con domanda sub judice) «diritti patrimoniali» sulla privativa in questione.

Efficacia della rinuncia

È importante considerare che la rinuncia ha effetto ex nunc, il che significa che non influisce sul periodo precedente al suo perfezionamento. In termini pratici, ciò significa che gli atti di contraffazione o violazione che possono essersi verificati prima della rinuncia restano soggetti alla tutela prevista dal brevetto durante il periodo in cui il titolare ne deteneva ancora i diritti esclusivi.

L’efficacia ex nunc, peraltro, consente anche ad eventuali licenziatari e terzi interessati di fare affidamento sulla situazione legale dei brevetti oggetto di licenza o di interesse senza incertezze retroattive, che potrebbero compromettere eventuali transazioni commerciali e rapporti giuridici in genere.

Differenze tra rinuncia e limitazione

Un aspetto fondamentale da considerare nel tema in oggetto è la distinzione fra rinuncia e limitazione del brevetto (disciplinata invece dall’art. 79 c.p.i.). Queste due opzioni offrono al titolare una flessibilità strategica nella gestione del proprio portafoglio brevettuale, ciascuna con implicazioni e conseguenze specifiche.

Mentre la rinuncia di cui all’art. 78 c.p.i. comporta l’estinzione completa del brevetto, la limitazione del brevetto rappresenta un’opzione con la quale il titolare sceglie di mantenere alcuni aspetti dell’invenzione sotto protezione brevettuale, rinunciando solo a una parte specifica dei diritti precedentemente concessi. Quest’ultima facoltà consente al titolare di adeguare il brevetto alle mutevoli esigenze del mercato (o alle richieste di terzi, come per esempio in caso di controversie legali) senza rinunciare completamente alla protezione sulle caratteristiche restanti dell’invenzione.

Opportunità della previsione normativa

Il dibattito sull’opportunità di una previsione riguardo la rinuncia al brevetto ha suscitato alcune considerazioni da parte della dottrina e della giurisprudenza.

In passato, prima dell’introduzione dell’art. 78 c.p.i. la rinuncia era già considerata possibile secondo i principi generali del diritto brevettuale, sicché la sua inclusione nel sistema normativo brevettuale ha sollevato interrogativi sulla sua effettiva utilità e sui motivi che hanno guidato l’intervento legislativo.

La ragione dietro l’intervento normativo, secondo alcuni osservatori, può essere individuata nel secondo comma dell’articolo 78, che impone la condizione del consenso degli aventi diritto.