Definizione del concetto di decettività del marchio

L’art. 14 del D.Lgs. 30/2005 (c.d. “Codice della Proprietà Industriale” o “c.p.i.”) dispone che il marchio decettivo è “ingannevole”, vietandone la registrazione come marchio d’impresa, alla luce della sua capacità di ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi che il segno decettivo contraddistingue. Analoga prospettiva è offerta a livello comunitario, dal Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea.

In questo modo, viene tutelata la funzione di garanzia della veridicità del segno, escludendo il rischio di ingannevolezza. Sul punto, la giurisprudenza definisce tale garanzia come espressione dell’esigenza di proteggere il consumatore dall’eventualità che un marchio, la cui funzione è quella di contraddistinguere il prodotto, possa produrre un effetto di “disorientamento” del consumatore circa la qualità o la provenienza del prodotto cui il marchio si riferisce.

Oggetto della decettività di un marchio: origine geografica, natura o qualità

Le indicazioni non veritiere che possono essere rilevate in un marchio decettivo possono riguardare una specifica origine geografica, oppure la natura o la qualità dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal segno.

In particolare, l’ingannevolezza sulla provenienza geografica dei prodotti contrassegnati – e, quindi, la decettività del segno – si rileva quando un marchio comunica indicazioni che possono trarre in inganno il consumatore medio circa l’origine del prodotto, purché nel caso di specie la provenienza geografica costituisca una caratteristica rilevante e decisiva nelle scelte di acquisto del consumatore. In caso contrario, infatti, cioè nell’eventualità in cui l’indicazione geografica venga utilizzata in funzione di fantasia, essa non dà luogo a decettività. Ad esempio, il marchio “Sardegna” registrato in relazione a prodotti di cancelleria non è decettivo, poiché la Sardegna non risulta essere luogo noto al pubblico per la produzione di articoli da cancelleria, e dunque il collegamento tra segno e prodotto è meramente evocativo e di fantasia.

Quanto alla decettività del marchio per ingannevolezza sulla natura o sulla qualità del prodotto o del servizio a cui il segno fa riferimento, tale ingannevolezza si manifesta quando vengono evocate, per il prodotto contrassegnato, caratteristiche del tutto estranee a quelle del bene elencate nell’attestato di registrazione del marchio.

A tale proposito, è emblematico il caso del marchio “Cotonelle”, registrato per contraddistinguere esclusivamente prodotti cartacei come fazzolettini e carta igienica, e ritenuto decettivo dalla Corte di Cassazione, alla luce del fatto che la denominazione evocativa del termine “cotone” poteva essere intesa dal consumatore come indicazione, ingannevole, della presenza di fibre di cotone nei prodotti, che nei beni in questione erano invece assenti. Sulla questione, la Suprema Corte ha richiamato il fatto che il riferimento ad una componente merceologica inesistente all’interno del prodotto contrassegnato è in grado di ingannare il consumatore, soprattutto perché non sono presenti, al fine di escludere la decettività del marchio, caratteristiche secondarie comuni anche alla componente merceologica evocata dal marchio.

Decettività sopravvenuta

Anche l’utilizzo ingannevole di un marchio di per sé non decettivo può portare alla sua decadenza.  Infatti, un marchio che all’atto della registrazione era stato ritenuto valido, può divenire ingannevole per via dell’uso che ne viene fatto dal titolare. In tal caso, la decettività sopravvenuta presuppone la modifica delle caratteristiche del prodotto contraddistinto dal marchio, di cui non riflettono più il messaggio, e viene sanzionata con la decadenza ai sensi degli artt. 14, comma 2, lett. a) e 26, lett. b), c.p.i.

Ciò implica che, se la decettività si manifesta all’atto della registrazione, è possibile dichiararne la nullità; se la decettività si manifesta in seguito all’uso del marchio, è possibile dichiararne la decadenza.

Per quanto concerne la decettività sopravvenuta, si pensi ai casi in cui l’uso del marchio abbia modificato la percezione del consumatore rispetto ai prodotti o ai servizi contrassegnati dal segno, oppure quando vi sia un mutamento del significato intrinseco marchio medesimo. In tali ipotesi, per evitare la decadenza per decettività, il titolare del segno può adottare comportamenti (quali, ad es., campagne informative, iniziative pubblicitarie, ecc.) che chiariscano al consumatore la natura di tali cambiamenti.

Divieto di uso decettivo del marchio

L’art. 21, comma 2, c.p.i., stabilisce il divieto di usare il marchio in modo da indurre in inganno il pubblico circa “la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato”.

Tale divieto riguarda l’ingannevolezza dei messaggi di cui il marchio si fa portatore interagendo con il contesto pubblicitario, l’imballaggio, l’etichettatura dei prodotti. Pertanto, ad essere decettivo è il significato “indiretto”, cioè quello che il marchio assume in relazione al contesto in cui viene usato.

Un esempio è il caso di un marchio che è collegato nella percezione del pubblico ad una certa fonte produttiva (pur non comunicando di per sé alcuna informazione circa la provenienza), ma che in realtà assume un preciso significato relativo all’origine dei prodotti.