Principi generali
La conversione del brevetto nullo è una fattispecie prevista dall’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale” o “c.p.i.”) e consiste nella possibilità da parte del titolare di richiedere al giudice, nel caso di dichiarata nullità di un proprio brevetto, la sua conversione in un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di brevettabilità, così come sarebbe stato voluto dal richiedente qualora questi ne avesse conosciuto la nullità.
L’accoglimento della richiesta di conversione richiede sostanzialmente tre condizioni. In primo luogo, ovviamente, la nullità del primo brevetto; poi che quest’ultimo possegga i requisiti di brevettabilità del trovato che si ottiene dalla conversione; e infine, il fatto che il titolare avrebbe voluto ottenere il diverso brevetto se avesse avuto consapevolezza, fin dall’inizio, della causa di nullità.
È quindi necessario provare che l’errore del titolare che ha causato la nullità sia scusabile.
Secondo parte della giurisprudenza, la volontà del richiedente può essere implicita, mentre, specie in tempi recenti, i giudici tendono a richiedere la dimostrazione della buona fede del titolare al momento del deposito della domanda di brevetto. In dottrina si è invece affermato che non è necessaria la prova della buona fede del richiedente al momento del deposito della domanda di brevetto.
La conversione può avvenire da un qualsiasi brevetto ad un qualsiasi altro brevetto, quindi da brevetto per invenzione industriale a brevetto per modello di utilità, e viceversa. Nella pratica, però, si verifica quasi esclusivamente la prima ipotesi.
Nel caso in cui il brevetto per invenzione industriale venga dichiarato solo parzialmente nullo, in teoria dovrebbe essere possibile per il giudice dichiarare parzialmente valido il brevetto per invenzione industriale e autorizzare la conversione della parte dichiarata nulla. In pratica, però, ciò concederebbe al giudice il potere, che dovrebbe essere proprio di un’autorità amministrativa (cioè, l’UIBM), di concedere un brevetto o modello di utilità nuovo, laddove, nel caso di nullità totale, il giudice provvede invece soltanto ad accertare che un titolo nullo (ad es., un brevetto per invenzione industriale) possiede i requisiti di un titolo valido (ad es., un modello di utilità), non creando alcuna nuova privativa.
La domanda di conversione
La conversione deve essere oggetto di specifica domanda svolta nell’ambito di un giudizio in cui la nullità del brevetto è richiesta, in via principale o riconvenzionale.
Come precisato sopra, l’art. 76, comma 3, c.p.i. prescrive, tra i presupposti della conversione di un brevetto nullo, la volontà, da parte del titolare, di ottenere un diverso titolo di protezione. La ratio della norma è quella di tutelare il richiedente indipendentemente dalle sue convinzioni sulla qualificazione del trovato, prescrivendo tuttavia la necessità di una richiesta da parte dell’interessato.
Inoltre, la conversione può essere richiesta solo nell’ambito di un giudizio di nullità, stante la configurazione di tale istituto che richiede una pronuncia di accertamento del giudice circa la nullità del brevetto originario e i requisiti di validità del diverso brevetto, con contestuale conversione e conseguente trasmissione della sentenza all’UIBM.
L’art. 76, comma 3, c.p.i., prevede esplicitamente che la domanda di conversione possa essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, a differenza di quanto accade normalmente, purché sia garantito un pieno contraddittorio, nel rispetto dei principi generali di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.
Efficacia
La conversione del brevetto ha efficacia ex tunc, pertanto la durata del titolo convertito decorre dal deposito della domanda originaria. Nel caso in cui il titolo convertito sia già scaduto al momento della conversione o, addirittura, anche al momento della domanda di conversione, questa sarà comunque ammissibile e avere una sua utilità per il titolare, che può infatti avere interesse a richiedere il risarcimento dei danni derivanti da atti di contraffazione avvenuti prima della scadenza applicabile al titolo a seguito della conversione.
L’art. 76, comma 3, c.p.i prevede che entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, il titolare ha l’onere di presentare all’UIBM domanda di conversione del testo del brevetto e che l’UIBM, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza passata in giudicato, provvede alla correzione del brevetto e a renderla accessibile al pubblico.
Il quarto comma del medesimo articolo prevede che nel caso, seppur raro, in cui la conversione dia luogo ad un titolo di maggiore durata di quello originario, coloro che abbiano compiuto investimenti importanti ed effettivi per l’utilizzazione dell’oggetto della privativa in vista della scadenza prevista abbiano diritto ad ottenere licenza gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata.