Definizione
Il titolare di un marchio, in Italia, può avvalersi della possibilità di registrare anche altri marchi simili a quello principale, al solo fine di ampliare il campo di tutela di quest’ultimo ed evitare che vengano usati segni simili a quello che si intende difendere.
Tali privative vengono definite “marchi difensivi”, e vengono disciplinati dall’art. 24, comma 4 del D.Lgs. 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale” o “c.p.i.”), che consente, peraltro, che nonostante non vengano effettivamente utilizzati dal titolare, essi non siano soggetti alla decadenza per non uso.
Un marchio, infatti, deve essere oggetto di uso effettivo, da parte del titolare o di un soggetto da questi autorizzato e per i prodotti o servizi per i quali è registrato, entro cinque anni dalla registrazione, pena la decadenza dal diritto. L’istituto del marchio difensivo, invece, consente di evitare la decadenza per non uso, a patto però che il titolare del marchio non utilizzato sia però titolare di altro o altri marchi, detti “principali”, che vengano effettivamente utilizzati per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.
I marchi difensivi, quindi, hanno la funzione di estendere la tutela del marchio principale anche ai segni diversi da esso, sebbene debbano conservare una somiglianza con il marchio effettivamente usato.
L’istituto dei marchi difensivi è un’esclusiva del diritto italiano, non esistendo, a livello europeo, un istituto simile.
I marchi difensivi in ambito comunitario
La normativa che regola i marchi dell’Unione Europea non riconosce la tutela ai marchi difensivi. Non è possibile, quindi, a livello comunitario, registrare marchi che non vengono effettivamente utilizzati: la registrazione di un marchio dell’Unione Europea senza intenzione di utilizzare lo stesso, è ritenuto indice della malafede del richiedente, e ne consegue la nullità assoluta della registrazione stessa.
Infatti, il Reg. UE 1001/2017 non riconosce la figura giuridica dei marchi difensivi, e la Corte di Giustizia ha affermato che le registrazioni qualificabili come difensive non sono compatibili con la tutela del marchio dell’Unione Europea.
Anche la giurisprudenza e le dottrine europee confermano il principio secondo il quale la registrazione del marchio, qualora questa sia effettuata al mero scopo di impedire l’utilizzo del segno a terzi, senza che sussista alcun interesse all’effettiva utilizzazione e sfruttamento della privativa, è considerata in malafede, ribadendo quindi l’incompatibilità con l’ordinamento europeo dell’istituto del marchio difensivo.
Nell’ambito nazionale, invece, è possibile, ed è prassi, la registrazione di marchi difensivi. La giurisprudenza italiana al riguardo ritiene però necessario un rapporto di somiglianza tra i marchi difensivi e il marchio principale, tale per cui il nucleo essenziale caratterizzante il marchio principale, o “cuore del marchio”, sia lo stesso. Anche secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’uso del marchio registrato in forma modificata è ammesso, qualora il cuore distintivo rimanga lo stesso, ma ciò in funzione di consentire il restyling dei marchi senza imporre la necessità di ricorrere sempre a nuovi depositi, e non di ampliare l’ambito di protezione di un marchio.