Il marchio di forma

Il diritto di registrare la forma di un prodotto (o la sua confezione) come marchio è sancita dall’art. 7 del D.Lgs. 30/2005 (il “Codice della Proprietà Industriale” o “c.p.i.”) e, a livello europeo, dall’art. 4 del Regolamento (UE) 2015/2424 sul marchio dell’Unione Europea (“RMUE”).

Come per tutti i segni, anche per i marchi di forma valgono le regole stabilite per i marchi in generale. Tuttavia, nella fattispecie ha una particolare rilevanza il requisito della capacità distintiva, nel senso che il marchio non deve avere solo una capacità estetico-ornamentale. La ragione di tale limitazione è data dal fatto che il marchio di forma è un elemento “estrinseco” al prodotto: pur essendo costituito ad esempio dalla forma del contenitore o dal disegno di un tessuto con cui il prodotto è realizzato, il marchio di forma non si identifica con la forma del prodotto contraddistinto.

Sebbene i criteri di valutazione della capacità distintiva dei marchi di forma coincidano con quelli applicabili alle altre categorie di marchi, la giurisprudenza ha tuttavia evidenziato che, in concreto, può risultare più difficile dimostrare il carattere distintivo di un marchio di forma rispetto a quello di un marchio verbale o figurativo.

Per il consumatore medio, infatti, è inusuale presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione, sicché la percezione del segno di forma è solitamente minore rispetto a quella di un segno tradizionale. Di conseguenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore può considerarsi dotato di capacità distintiva, per la valutazione della quale non bastano la novità o originalità del segno.

Limiti della capacità distintiva

L’art. 9 c.p.i. individua alcuni impedimenti alla registrazione del marchio di forma, con particolare riferimento alla loro capacità distintiva. In base a tale norma, infatti, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che siano esclusivamente costituiti:

  • dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto
  • dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico
  • dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Anche l’art. 7, comma 1, lett. e) RMUE concorda con queste prescrizioni, che hanno il fine sostanziale di impedire che le imprese possano avvalersi del diritto di marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche o estetiche, che godono di solito di tutela di minore durata nel tempo (come nel caso, ad esempio, dei brevetti).

I segni costituiti esclusivamente da forme funzionali o estetiche non possono essere considerati validi neanche nel caso in cui abbiano acquisito capacità distintiva per effetto dell’uso, affiancando alle funzioni originarie (cioè, quelle di tipo tecnico o estetico) quelle di marchio.

La forma imposta dalla natura stessa del prodotto

La forma imposta dalla natura stessa del prodotto priva il marchio di capacità distintiva in quanto non si distingue dalla forma naturale e standardizzata, necessaria all’esistenza stessa del prodotto.

La norma ne impedisce la registrazione al fine di evitare la costituzione di monopoli di lunga durata su forme essenziali per la produzione o commercializzazione di un determinato prodotto.

Le forme necessarie per ottenere un risultato tecnico

Il divieto di registrare forme di prodotto necessarie ad ottenere un risultato tecnico trova ragione nello scopo di impedire la registrazione di forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica che impedirebbe ad altri, oltre al registrante, di offrire un prodotto che comprenda la suddetta funzione.

Tali forme vengono definite “funzionali” e devono essere interpretate considerando il fatto che tutte le forme di prodotto sono, in qualche modo, funzionali. Tuttavia, ci sono casi in cui non è opportuno escludere la registrazione basandosi su queste caratteristiche. Per tale ragione, gli artt. 9 c.p.i. e 7, comma 1, lett. e), RMUE stabiliscono il divieto di registrare segni costituiti “esclusivamente” dalla forma del prodotto “necessaria” per ottenere un risultato tecnico.

Pertanto, così come ritiene anche la giurisprudenza, è vietata la registrazione di marchi costituiti, nelle loro caratteristiche essenziali (e, quindi, negli elementi più importanti del segno), esclusivamente da forme che siano tecnicamente causali e sufficienti al conseguimento del risultato tecnico prefissato.

In sintesi, il marchio è registrabile se e nella misura in cui la forma svolge un ruolo importante, decorativo o di invenzione (ma non funzionale), che la concorrenza potrebbe facilmente sostituire con alternative equivalenti.

Le forme che danno un valore sostanziale al prodotto

Una forma dà un valore sostanziale ad un prodotto quando può determinare in larga parte il comportamento del consumatore inducendolo all’acquisto. È il caso, ad esempio, degli oggetti di design che si acquistano quasi esclusivamente in ragione della loro forma, anche quando essa non è l’unico elemento che conferisce valore al prodotto.

Appare dunque evidente la ragione del legislatore di impedire la registrazione di marchi costituiti esclusivamente da forme che conferiscono valore sostanziale al prodotto: evitare che il diritto esclusivo e permanente della registrazione di un marchio possa impedire che la protezione stabilita dalla legge per altri titoli – e, in particolare, per i disegni e le altre opere dell’ingegno –, assoggettati a limiti temporali molto più ristretti, possa essere prolungata illegittimamente tramite il deposito di un marchio di forma.

Per stabilire se una forma attribuisca o meno valore sostanziale al prodotto si può considerare sia la rilevanza attribuita dal produttore alla forma (ad es., tramite le strategie commerciali messe in atto) sia il comportamento del consumatore, ad es., se ha acquistato il prodotto per il suo valore estetico, o se invece hanno prevalso altre caratteristiche nella scelta (ad es., il valore del marchio).