Definizione
I contratti di licenza di marchio sono caratterizzati dalla cessione, da parte del titolare del segno che viene definito “licenziante”, ad un soggetto, detto “licenziatario”, del diritto alla utilizzazione del marchio, in cambio di un corrispettivo economico. È importante notare che ad essere ceduta non è la titolarità del marchio, che rimane al licenziante.
Quello di licenza di marchio è un contratto a forma libera, che può ritenersi concluso nel momento e nel luogo in cui ha avuto inizio la sua esecuzione, quindi anche prima che l’accettazione della proposta sia nota al proponente, se l’accordo ha una struttura che poggia su una consuetudine commerciale di esecuzione anticipata cui le parti si sarebbero uniformate.
Avendo ad oggetto il marchio, un contratto di licenza si distingue dal contratto di produzione o lavorazione per conto, che riguarda non il segno distintivo, bensì i beni destinati a esserne contraddistinti, la cui proprietà viene acquisita dal titolare in qualità di committente della produzione o della lavorazione dei beni in questione.
Caratteristiche principali del contratto
Oggetto
La licenza di marchio ha per oggetto l’obbligo, da parte del titolare del segno, di consentire l’esercizio, da parte del licenziatario, di facoltà relative al marchio che rientrano nell’ambito del diritto di esclusiva del titolare (come, ad esempio, la decisione relativa alle quantità di beni da immettere sul mercato), autorizzandolo allo sfruttamento economico del marchio in conformità alla funzione giuridica a questo propria. In tale ottica, sono fondamentali le qualità personali dei soggetti contraenti e per questo i contratti di licenza vengono definiti accordi “intuitu personae”, nei quali peraltro la cessione della licenza o la sublicenza richiedono un espresso consenso da parte del licenziante.
Esclusività
Il contratto può inoltre stabilire che la licenza riguardi solo una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato o anche una parte del territorio oggetto di registrazione e, in tal caso, l’uso del segno per gli stessi prodotti o servizi è consentito a più soggetti diversi (cioè, lo stesso licenziante o anche più licenziatari operanti in contemporanea), con l’obbligo di garantire – a tutela dei consumatori – lo stesso livello qualitativo per tutti i prodotti e servizi contraddistinti dal segno licenziato che provengono da soggetti diversi. In tale contesto, vi possono essere anche casi in cui il licenziante affidi a diversi licenziatari il diritto di usare un marchio anche per prodotti affini fra di loro, come nel caso in cui ad una impresa sia concessa la licenza per la commercializzazione di abiti da cerimonia, e ad un’altra quella per la commercializzazione di abiti sportivi.
Quando, invece, il licenziante preclude l’utilizzo del marchio a sé e a ulteriori terzi rispetto al licenziatario, la licenza di marchio si dice esclusiva.
La licenza di marchio esclusiva può, a seconda dei casi, ammettere ovvero vietare il contemporaneo sfruttamento del segno da parte del titolare. In quest’ultimo caso, il titolare lascia al licenziatario la possibilità di intervenire in ogni aspetto del bene da contraddistinguere con il marchio (ad es., lo stile, i materiali, i canali di distribuzione, la comunicazione, ecc.), sebbene nella maggior parte dei casi il contratto prevede un diritto di controllo, anche preventivo, da parte del licenziante.
Il divieto di sfruttamento del segno da parte del titolare può estendersi, nei limiti pattuiti nel contratto, anche ad eventuali segni in concorrenza con quello licenziato.
Durata
Per ciò che concerne la durata, valgono i princìpi generali in materia di contratti, per cui, se la licenza ha durata indeterminata, sarà revocabile in qualsiasi momento dal licenziante, con obbligo di preavviso; se invece viene stabilito un termine di durata del contratto di licenza, è possibile prevedere un tacito rinnovo alla sua scadenza, in assenza di disdetta di una delle parti.
A seguito della cessazione del contratto, il licenziatario non potrà più utilizzare il marchio, né qualsiasi altro segno distintivo simile che possa trarre in inganno o generare confusione nel pubblico. In tali casi, il contratto può prevedere un periodo entro il quale il licenziatario ha diritto di “smaltire” i prodotti contraddistinti dal marchio licenziato che siano stati fabbricati sino al momento della cessazione dell’accordo, senza incorrere in ipotesi di contraffazione.
Corrispettivo
Nel contratto di licenza il corrispettivo dovuto dal licenziatario al licenziante può essere determinato sia forfettariamente, con pagamento periodico o versato in un’unica soluzione, sia un canone commisurato all’andamento degli affari (la c.d. “royalty”), che può anche prevedere un importo minimo garantito in favore del licenziante.
Inadempimento
La normativa speciale del D.Lgs. 30/2005 (“Codice della Proprietà Industriale” o “c.p.i.”) prevede, a proposito dell’inadempimento del licenziatario, che il titolare del marchio d’impresa possa far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio oggetto di licenza contro il licenziatario, nel caso in cui quest’ultimo violi le disposizioni del contratto di licenza in materia di durata, di modalità di utilizzazione del marchio, della natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, del territorio in cui il marchio può essere usato, della qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario stesso.
In tali casi, il titolare del marchio può agire nei confronti del licenziatario per la risoluzione del contratto per inadempimento ovvero, qualora il contratto di licenza si sia già risolto, con un’azione di contraffazione.
Tipologie di contratto di licenza
Merchandising
Il merchandising è un contratto di licenza parziale, mediante il quale il titolare di un marchio celebre ne concede a terzi l’uso in specifici settori merceologici, differenti e nuovi rispetto a quelli in cui lo stesso titolare già opera.
Nel merchandising, l’interesse dell’operazione, per entrambe le parti, consiste nello sfruttamento del capitale di notorietà incorporato nel segno in un settore distante da quello originario.
Il licenziatario, in ogni caso, è tenuto ad assicurare che l’uso del marchio non tragga in inganno il pubblico sulla reale provenienza dei beni.
Franchising
Il franchising, o contratto di affiliazione commerciale, è il contratto in base al quale una parte, detta franchisor (o affiliante), concede la disponibilità all’altra, detta franchisee (o affiliato), dietro corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale (ad es., marchi, insegne, know-how, brevetti, assistenza tecnica e commerciale, ecc.), il tutto allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
L’affiliato viene inserito in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio.
La fattispecie è disciplinata dalla L. n. 129/2004.
Co-marketing e co-branding
Il co-marketing è un accordo di collaborazione mediante il quale due soggetti svolgono in partnership una serie di iniziative di marketing congiunte (ad es., concorsi a premi, campagne pubblicitarie, ecc.) per raggiungere obiettivi comuni o autonomi, al fine di sfruttare la notorietà e la reputazione dei marchi rilevanti.
Il co-branding, invece, consente a titolari di marchi diversi, portatori di messaggi differenti ma compatibili tra loro, di associarli tra loro in relazione a determinati prodotti, venduti da uno dei due partner. Un esempio può essere quello di un produttore di spazzolini da denti che decida di inserire, nella confezione del proprio prodotto, un dentifricio commercializzato da un altro soggetto.
Diverso, invece, è il caso in cui la collaborazione coinvolga solo una componente del prodotto (ad es., un microchip, un materiale, ecc.) e per la quale il soggetto che commercializza il prodotto finale è autorizzato ad apporre su tale prodotto anche il marchio che designa il componente. In tali casi, i marchi non vengono usati in funzione co-branding, ma di mero accompagnamento.