La sentenza 7 dicembre 2017 (T-61/16), The Coca-Cola Company/EUIPO del Tribunale dell’Unione Europea offre un utile contributo al fine di meglio delineare il tema del parassitismo economico.

In particolare, il Tribunale dell’Unione Europea ha asserito che The Coca-Cola Company può opporsi alla registrazione del marchio “Master”, che utilizza la sua stessa scrittura per contraddistinguere bevande e prodotti alimentari. Benché il segno “Master” sia utilizzato con una forma analoga a quella della Coca-Cola soltanto in Siria e in Medio Oriente, la Coca-Cola può provare il rischio di parassitismo economico mediante deduzione logica, nella misura in cui è probabile che “Master” sia in futuro utilizzato allo stesso modo nell’Unione Europea.

Nel 2010 la società siriana Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) aveva provveduto a depositare presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Industriale la domanda di marchio dell’Unione Europea  nelle classi 29, 30 e 32.

Nel 2010 la società The Coca-Cola Company aveva presentato un’opposizione contro la domanda di marchio dell’Unione Europea sopra citata sulla base dei propri marchi anteriori figurativi  . I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001) e all’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001).

The Coca-Cola Company aveva contestato alla Mitico di usare, nel commercio e sul suo sito Internet www.mastercola.com, il marchio MASTER con una forma analoga a quella della Coca-Cola.

Nel 2011 la Divisione di opposizione aveva respinto integralmente l’opposizione asserendo che i segni in conflitto non erano simili e che non vi era pertanto alcun rischio di confusione tra di essi nonostante i prodotti interessati fossero identici. Inoltre, l’EUIPO aveva respinto gli elementi di prova forniti dalla Coca-Cola per dimostrare l’intenzione della Mitico di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà dei suoi marchi anteriori.

Contro la decisione della divisione di opposizione, il 17 ottobre 2011 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO. Con decisione del 29 agosto 2012 la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Da un lato, per quanto riguarda il motivo di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, essa aveva ritenuto che fosse di immediata evidenza che i segni in conflitto non erano affatto simili ed aveva quindi concluso per l’insussistenza di un rischio di confusione tra di essi, nonostante l’identità dei prodotti interessati. Dall’altro, per quanto riguardava il motivo di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, essa aveva ritenuto che, dato che i segni non erano simili, non fosse soddisfatta la prima condizione di applicazione di tale articolo, ossia l’esistenza di un collegamento tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore. Peraltro, essa aveva respinto gli elementi di prova prodotti dalla Ricorrente.

Il 5 novembre 2012 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.

In seguito alla contestazione, da parte della Coca-Cola, della decisione dell’EUIPO dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, quest’ultimo l’aveva annullata con sentenza dell’11 dicembre 2014.

Il Tribunale dell’Unione Europea di Lussemburgo aveva rilevato che i segni in conflitto presentavano, oltre ad evidenti differenze visive, elementi di somiglianza visiva relativi non soltanto alla «coda» che prolunga le loro rispettive lettere iniziali, «c» ed «m», in una curvatura che evoca una firma con uno svolazzo, ma altresì al comune utilizzo di un carattere tipografico poco comune nella prassi commerciale contemporanea: la scrittura spencerian, percepita nella sua globalità dal consumatore di riferimento.

Il Tribunale aveva dichiarato che i segni in conflitto presentavano un grado di somiglianza, certamente tenue, ma nondimeno sufficiente affinché il pubblico di riferimento associ il marchio richiesto e i quattro marchi anteriori Coca-Cola, vale a dire stabilisca un collegamento tra loro ai sensi di detto articolo. Di conseguenza, aveva invitato la commissione di ricorso a esaminare le altre condizioni per l’applicazione di tale articolo, in particolare la sussistenza di un rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o rechi pregiudizio agli stessi.

Nel 2015, l’EUIPO aveva adottato una nuova decisione sulla base della sentenza del Tribunale del 2014. L’opposizione della Coca-Cola era stata nuovamente respinta in quanto l’EUIPO aveva ritenuto questa volta che le prove prodotte dalla Coca-Cola non fossero in grado di dimostrare l’esistenza di un rischio di parassitismo economico.

Insoddisfatta di tale nuova decisione dell’EUIPO, la Coca-Cola ha nuovamente adito il Tribunale al fine di chiederne l’annullamento.

Con la sentenza del 7 dicembre 2017, il Tribunale ha accolto il ricorso della Coca-Cola e ha annullato la decisione dell’EUIPO del 2015 ritenendo che, sebbene il marchio Master sia attualmente utilizzato in Siria e in Medio Oriente e non, quindi, nel territorio dell’Unione Europea, l’EUIPO avrebbe dovuto verificare “se esiste un rischio che l’uso futuro di tale segno nell’Unione tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà dei quattro marchi anteriori della Coca-Cola”.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha, quindi, ritenuto che vi fosse per Coca-Cola un concreto rischio di parassitismo economico nella misura in cui il titolare del marchio Master dovesse commercializzare i propri prodotti all’interno del mercato europeo.

Benché il segno “Master” sia utilizzato con una forma analoga a quella della Coca-Cola soltanto in Siria e in Medio Oriente, la Coca-Cola può provare il rischio di parassitismo economico mediante deduzione logica, nella misura in cui è probabile che “Master” sia in futuro utilizzato allo stesso modo nell’Unione Europea.

Come affermato dalla giurisprudenza, l’art. 8, par. 5, del reg. (CE) n. 207/2009 implica un’analisi prospettica del rischio futuro e non ipotetico di parassitismo nell’Unione sulla base degli elementi attualmente disponibili, ma non la dimostrazione di un parassitismo attuale nell’Unione. Per “rischio di parassitismo” economico si intende il rischio che dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori sia tratto un indebito vantaggio (sentenza dell’11 dicembre 2014, Master, T480/12). Pertanto, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio.