Il 16 maggio 2014 il gruppo aziendale torinese Basic Net S.p.a., che opera nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha depositato all’EUIPO il seguente marchio per i prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 26.

Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è stato individuato nel modulo di domanda di registrazione come marchio figurativo per il quale sono state rivendicate le tonalità Pantone dei colori utilizzati, ossia giallo Pantone 7404 C, arancione Pantone 152 C e blu navy Pantone 282 C.

Con decisione del 1° ottobre 2014 l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per tutti i prodotti nelle classi 18, 25 e 26. Basic Net S.p.a. ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e quest’ultima, con la decisione controversa, ha confermato la decisione dell’esaminatore, ritenendo che il marchio controverso fosse privo di carattere distintivo intrinseco, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e che la Basic Net non avesse dimostrato l’acquisizione, da parte di detto marchio, di un siffatto carattere in seguito all’uso, conformemente al paragrafo 3 del medesimo articolo.

Basic Net ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea ed il Tribunale UE ha confermato la decisione EUIPO dichiarando che gli elementi di prova prodotti dalla Basic Net, valutati nel loro complesso, non erano sufficienti a dimostrare che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso.

Il Tribunale, in sostanza, ha ritenuto che l’acquisizione, da parte del marchio controverso, di un carattere distintivo in seguito all’uso fosse stata dimostrata per la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito ed ha indicato che, benché la Basic Net avesse sostenuto che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso anche in Austria, in Germania, in Belgio, in Spagna e in Ungheria, essa aveva fornito, per quanto riguarda tali Stati membri, solo una dichiarazione indicante i fatturati realizzati e i dati relativi alle vendite effettuate dai suoi licenziatari e dai suoi distributori per prodotti commercializzati con il marchio controverso e con altri due marchi di cui la Basic Net era altresì proprietaria.

Basic Net S.p.a., ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale UE del 20 luglio 2017, chiedendone l’annullamento in quanto detto Tribunale aveva respinto il ricorso proposto dalla medesima azienda diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso EUIPO del 14 agosto 2015 (procedimento R 2845/2014-1), concernente una domanda di registrazione del predetto segno figurativo raffigurante tre strisce verticali come marchio dell’Unione Europea.

Nell’impugnazione proposta dinanzi alla Corte di Giustizia, la Basic Net sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nei limiti in cui il Tribunale ha riconosciuto l’acquisizione, da parte del marchio controverso, di un carattere distintivo in seguito all’uso in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, ossia in quattro Stati membri dell’Unione Europea la cui popolazione totale complessiva costituisce circa il 40% della popolazione totale dell’Unione, tale constatazione è sufficiente per dimostrare l’acquisizione, da parte di tale marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso in una parte significativa dell’Unione e, di conseguenza, per giustificarne la registrazione. Sarebbe possibile prendere altresì in considerazione, allo stesso fine secondo la ricorrente  la popolazione degli Stati membri geograficamente e linguisticamente contigui ai quattro Stati membri menzionati, quali il Belgio e il Lussemburgo, i cui abitanti percepirebbero il marchio controverso allo stesso modo degli abitanti della Francia e dei Paesi Bassi, l’Irlanda, Stato membro limitrofo al Regno Unito, e Malta, Stato membro vicino, al contempo, all’Italia e al Regno Unito.

A tal riguardo, la Basic Net rileva che la sentenza del 24 maggio 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (C‑98/11 P, punto 62), non dà un’indicazione precisa né sugli Stati membri in cui il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso né sulla percentuale della popolazione totale dell’Unione per la quale deve essere dimostrata una siffatta acquisizione. Ne conseguirebbe che il Tribunale non poteva considerare che la soluzione adottata in tale sentenza consentisse di giustificare il diniego di registrazione del marchio controverso.

Inoltre, Basic Net asserisce che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto o da un’insufficienza di motivazione nella parte in cui il Tribunale non ha esposto i motivi per i quali ha ritenuto che circa il 40% della popolazione dell’Unione non integrasse una parte significativa del pubblico di riferimento e ha rifiutato di prendere in considerazione «aspetti generali legati alla diffusione» a supporto della capacità distintiva acquisita dall’uso del marchio controverso per quanto riguarda la Germania, il Belgio e l’Austria.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 6 settembre 2018 (causa C‑547/17 P), respinge il ricorso proposto dalla Basic Net ed, in particolare, afferma:

Per quanto riguarda un marchio privo di carattere distintivo ab initio nel complesso degli Stati membri, un siffatto marchio può essere registrato in forza di tale disposizione soltanto se è dimostrato che esso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutto il territorio dell’Unione (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holding & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

Nei limiti in cui il Tribunale ha ritenuto che il marchio controverso fosse privo di carattere distintivo in tutta l’Unione, costituita, alla data di presentazione della domanda di registrazione di tale marchio, da 27 Stati membri, la registrazione di tale marchio richiedeva la produzione della prova dell’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso in tutti gli Stati membri e non solo in una parte di essi, la cui popolazione costituisse una parte significativa della popolazione complessiva dell’Unione.

Nella sentenza impugnata emerge che il Tribunale, in sostanza, ha ritenuto che l’acquisizione, da parte del marchio controverso, di un carattere distintivo in seguito all’uso fosse stata dimostrata per la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito e nella medesima sentenza emerge che, dinanzi al Tribunale, la Basic Net aveva affermato che gli elementi di prova da essa presentati erano sufficienti per dimostrare l’acquisizione di un siffatto carattere anche per l’Austria, la Germania, il Belgio, la Spagna e l’Ungheria, ma che il Tribunale ha ritenuto che una siffatta prova non fosse stata fornita con riferimento a tali cinque Stati membri.

Inoltre, nella sua argomentazione dinanzi alla Corte, la Basic Net ha altresì menzionato l’Irlanda, il Lussemburgo e Malta tra gli Stati membri per i quali essa afferma di aver fornito elementi di prova dell’acquisizione da parte del marchio controverso di un carattere distintivo in seguito all’uso.

Invece, dalla sentenza impugnata non emerge che per gli altri quindici Stati membri, non menzionati dalla Basic Net, che formavano l’Unione al 16 maggio 2014, erano stati forniti elementi di prova dell’acquisizione, da parte del marchio controverso, di un carattere distintivo in seguito all’uso.

Infine, in tali circostanze, non si può contestare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto, per aver ritenuto che gli elementi di prova prodotti dalla Basic Net non fossero sufficienti a dimostrare che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso nel complesso degli Stati membri dell’Unione.