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La procedura di opposizione dei marchi in Italia

27/06/2011

Dopo una lunga attesa dal 1° Luglio 2011 sarà operativa per i marchi in Italia la procedura di opposizione.

Vi ricordiamo che sino ad oggi per ottenere la nullità di un marchio si doveva instaurare una causa civile presso la Sezione Specializzata del Tribunale competente; i costi e la tempistica di una causa civile sono purtroppo ben noti.

La procedura di opposizione è invece una procedura amministrativa davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che è caratterizzata dal fatto di essere molto più snella, economica e veloce rispetto ad una causa civile.

Legittimati a depositare l’opposizione saranno i titolari o licenziatari esclusivi di un marchio oggetto di una precedente domanda o registrazione italiana, comunitaria o di una registrazione internazionale che designi l’Italia o l’Unione Europea.

Questi soggetti potranno agire mediante il deposito di un opposizione nel caso in cui ritengano lesi i propri diritti di esclusiva dal successivo deposito di marchio identico o confondibile per prodotti identici o affini. L’opposizione potrà essere presentata sia contro le domande di marchio nazionali depositate in Italia sia nei confronti di registrazioni di marchi internazionali designanti l’Italia.

L’opposizione non potrà però essere fondata sui diritti derivanti un marchio notoriamente conosciuto tutelato ai sensi dell’art 6 bis della Convenzione di Parigi, e su marchi anteriori non registrati e segni anteriori usati in commercio. Questi diritti continueranno ad essere azionabili solo in sede giudiziaria.

Procedura
L’opposizione potrà essere depositata contro i marchi nazionali italiani entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino Ufficiale dei marchi per i marchi italiani, mentre per i marchi internazionali con estensione all’Italia il termine sarà di 4 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta dell’OMPI/WIPO.
Verificate la ricevibilità e l’ammissibilità dell’atto di opposizione, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede a notificarlo al richiedente ed ora Da questa data le parti avranno un periodo di due mesi (prorogabile su istanza comune delle parti) per raggiungere un accordo.
Terminato questo arco temporale, se le parti non saranno addivenute ad un accordo, si entrerà nella vera e propria fase dibattimentale in cui verrà fissato un termine entro il quale le parti potranno depositare le proprie deduzioni e osservazioni, nonché le prove a sostegno delle rispettive argomentazioni.

E’ bene precisare che durante la procedura di opposizione il titolare del marchio opposto può chiedere all’opponente di dimostrare l’uso del marchio anteriore nel caso in cui questo sia registrato da oltre 5 anni.; se non saranno fornite prove d’uso del marchio, l’opposizione viene sarà respinta.
Al termine del contraddittorio, e comunque entro 24 mesi dalla data di deposito dell’opposizione (con l’esclusione di eventuali periodi di sospensione), l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emetterà una decisione.
La decisione può essere appellata mediante ricorso presso la Commissione dei ricorsi; la decisione della Commissione dei ricorsi può essere poi appellata davanti alla Corte di Cassazione, ma esclusivamente per questioni di diritto e non di merito.


Valutazioni pratiche
In considerazione dell’entrata in vigore del procedimento di opposizione riteniamo consigliabile procedere nel seguente modo:
1.    dato che l’opposizione potrà essere fondata solo su diritti derivanti da registrazioni di marchio, provvedere alla registrazione dei marchi che pur non essendo registrati vengono comunque utilizzati (cd. “marchio di fatto”);
2.    attivare un servizio di sorveglianza sui propri marchi, la cui funzione è quella di verificare il deposito di domande di registrazione di marchi italiani o internazionali potenzialmente in conflitto con i propri.
I criteri di selezione adottati dal sistema permettono di evidenziare sia i marchi identici, sia i marchi maggiormente simili a quello sorvegliato. Riceverete quindi degli Avvisi di Sorveglianza, in cui sono riportati tutti i dati relativi al marchio emerso, quali il paese, il numero di domanda, la data di deposito, le classi merceologiche, il titolare ed il termine entro cui poter presentare opposizione.